BGH - I ZR 73/05

PRAWO w IT

Wyrok BGH z dnia 30 kwietnia 2008 r. I ZR 73/05 – Licytacja Internetowa III. Z dnia 6 maja 2008 r.

Spis treści 1 Opis sprawy 2 Tezy 3 Treść wyroku 4 Glosa

Opis sprawy

Nieoficjalne tłumaczenie notatki prasowej Trybunału Federalnego przygotowane dla serwisu LawInIT przez Justynę Kurek.

BGH (Trybunał Federalny) potwierdził odpowiedzialność domu aukcyjnego za naruszenie prawa do znaków towarowych.

I Senat ds. Cywilnych Trybunału Federalnego, właściwy między innymi w sprawach z zakresu prawa znaków towarowych wydał ponowne rozstrzygnięcie, w którym stwierdził, iż w stosunku do internetowego domu aukcyjnemu może zostać wniesione roszczenie o zaniechanie, w przypadku gdy usługodawca oferuje na swojej platformie sfałszowane produkty.

Powodowie wytwarzają i sprzedają zegarki pod marką “Rolex”. Są oni ponadto uprawnionymi z tytułu odpowiednich znaków towarowych. Na platformie internetowej “Ricardo” obsługiwanej przez pozwaną, usługobiorcy oferowali do sprzedaży sfałszowane zegarki “Rolex”, które wyraźnie oznakowane były jako plagiaty. W z tego powodu firma Rolex wniosła przeciwko pozwanej roszczenie o zaniechanie.

Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii uwzględnił w przeważającej części żądanie zaniechania, po tym jak w 2004 r Trybunał Federalny wydał rozstrzygnięcie, uchylające odmienny wyrok sądu krajowego (wyrok BGH z dnia 11 marca 2004 r., sprawa I ZR 304/01, BGHZ 158, 236 – licytacja internetowa)

Trybunał Federalny potwierdził, iż zakaz jest ograniczony do konkretnych zachowań.

Trybunał Federalny potwierdził w swoim orzecznictwie zasadę odpowiedzialności internetowych domów aukcyjnych z tytułu naruszenia praw do znaków towarowych. Uregulowany przepisami ustawy medialnej (TMG – Telemediengesetz) przywilej odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi hostingowe (wyłączenie odpowiedzialności) odnosi się jedynie do odpowiedzialności karnej a nie do roszczeń o zaniechanie. W takim przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością pozwanej jako naruszycielki, z uwagi na to, że umożliwiła ona oferowanie za pomocą swojej platformy sfałszowanych zegarków, również w przypadku gdy sama nie oferowała ich do sprzedaży. Odpowiedzialność ta wynika z faktu, iż podmiot oferujący o sprzedaży fałszowane zegarki działał w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, ponieważ tylko w takim przypadku dochodzi do naruszenia praw do znaku towarowego. W przypadku, gdy uprawniony ze znaku towarowego, wskaże na ewidentnie rozpoznawalne naruszenie prawa, pozwany musi nie tylko niezwłocznie zawiesić konkretną ofertę ale również podjąć wysiłki w kierunku zapewnienia aby nie doszło do ponownego naruszenia praw do konkretnych znaków towarowych. Trybunał podkreślił, iż w taki sposób nie dochodzi do nałożenia na pozwanego nie możliwego do spełnienia obowiązku kontrolnego, który postawił by pod znakiem zapytania cały model biznesowy. Pozwany jest jednakże zobowiązany do podjęcia możliwych i dostępnych mu środków technicznych w celu całkowitego uniemożliwienia oferowania w obrocie internetowym sfałszowanych zegarków Rolex.

Trybunał Federalny ustalił, iż podmiot oferujący do sprzedaży sfałszowane zegarki Rolex przynajmniej w niektórych przypadkach działał w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Pozwanemu internetowemu domowi aukcyjnego było wiadomym, iż w przeszłości na jego internetowej platformie doszło już do wyraźnie rozpoznanych przypadków naruszenia przez podmioty trzecie prawa do znaków towarowych powodów. W związku z tym pozwany powinien był podjąć starania przy zastosowaniu technicznych środków kontrolnych aby nie doszło w przyszłości do dalszych naruszeń praw do znaków towarowych. W takim przypadku, pozwany powinien był wykazać, iż po tym jak powziął wiadomość o istnieniu ofert naruszających prawa do znaków towarowych, powziął odpowiednie środki kontrolne oraz że zaistniałym przypadkom naruszeń nie można było zapowiedz za pomocą tych środków. Pozwany nie wypełnił tych powinności również po tym, jak w 2004 r. pierwszym wyrokiem rewizyjnym sprawa została zwrócona do ponownego rozpoznania przez sąd krajowy.

Tezy

Treść wyroku

Nieoficjalne tłumaczenie przygotowane dla serwisu LawInIT przez Justynę Kurek. Źródło strona Trybunału http://www.bundesgerichtshof.de

Powiązane przepisy: § 14 ust. 2 i 5 ustawy o ochronie znaków towarowych [Marken Gesetz]

§ 10 zd. 1 ustawy o mediach [TMG]

WYROK TRYBUNAŁU FEDERALNEGO

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie I ZR 73/05

a. Czy w celu ograniczenia wniosku o zaniechanie do konkretnych form naruszenia konieczne jest przeformułowanie wniosku o zakazanie, czy wniosek pomocniczy może zostać zgłoszony jeszcze w postępowaniu rewizyjnych, jeżeli dotyczy to jedynie zmodyfikowanego ograniczenia głównego wniosku a leżący u jego podstaw stan faktyczny jest uznany przez skład orzekający?

b. Właściciel znaku towarowego, który wystąpił przeciwko naruszycielowi (w tym przypadku prowadzącemu platformę internetową) musi wykazać, iż działanie miało miejsce w ramach prowadzonej przez (naruszyciela) działalności gospodarczej oraz dodatkowo udowodnić, że sfałszowane towary oznaczone znakiem towarowym były oferowane na platformie internetowej. Jeżeli wykaże on i udowodni, że w stanie faktycznym, działanie to mieściło się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym przypadku ponad 25 tak zwanych ocen kupujących), prowadzący platformę internetową może zgodnie z zasadą spoczywającego na nim pomocniczego ciężaru dowodowego, przytoczyć w szczegółach fakty i dowody na okoliczność zaprzeczenia gospodarczego charakteru prowadzonej działalności.

c. Oferta imitacji danego produktu, na którym umieszczony zostaje znak towarowy produktu oryginalnego, stanowi niezgodne z prawem wykorzystanie danego znaku towarowego, także wówczas gdy oferta wskazuje na to, iż dotyczy ona sfałszowanego produktu.

BGH, Wyrok z dnia 30 kwietnia 2008 r. - I ZR 73/05 - OLG Köln [Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii]

LG Köln [Sąd Krajowy w Kolonii]

Pierwsza Izba Senatu ds. Cywilnych Trybunału Federalnego, w ramach postępowania ustnego w dniu 30 stycznia 2008 r., w składzie: przewodniczący sędzia Prof. Dr. Bornkamm oraz sędzia Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch, orzekła:

W związku ze skargą rewizyjną Pozwanej oraz rewizją przyłączoną Powódek, wyrok 6 Izby Senatu ds. Cywilnych Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii z dnia 18 marca 2005 r. w związku z odrzuceniem dalej idących środków prawnych Pozwanej oraz dalej idącej rewizji przyłączonej Powódek w kwestii kosztów, zostaje w pozostałym zakresie uchylony i nadaje mu się następujące brzmienie:

w związku z odwołaniem Pozwanej oraz przyłączonym odwołaniem Powódek, wyrok 33 Izby Senatu ds. Cywilnych Sądu Krajowego w Kolonii, z dnia 31 października 2000 r., w związku z odrzuceniem dalej idących środków prawnych Pozwanej oraz przyłączonego odwołania Powódki, zostaje częściowo zmieniony i w całości nadaje mu się następujące brzmienie:

1. Pozwanej nakazuje się zaniechanie:

w ramach prowadzonej przez siebie aukcji internetowej, umożliwiania podmiotom trzecim oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania w internecie zegarków, które nie pochodzą od powódki a które oznaczone są jednym z następujących znaków towarowych:

1.ROLEX sam, lub w połączeniu ze stylizowanym wizerunkiem pięciu-zębnej korony

2.OYSTER

3.OYSTER PERPETUAL

4.DATEJUST

5.LADY-DATE

6.SUBMARINER

7.SEA-DWELLER

8.GMT-MASTER

9.YACHT-MASTER

10.ROLEX DAYTONA

11.COSMOGRAPH

12.EXPLORER

oraz które w następujący sposób są oferowane, wprowadzane do obrotu oraz reklamowane: [ skany ofert ]

jeżeli, ze względu na wskazane cechy można rozpoznać, iż sprzedawca składa swoją ofertę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

i/oraz w ramach finalizacji transakcji zawartej na takiej aukcji internetowej dochodzi do sprzedaży jednego z takich zegarków.

2. W stosunku do Poznawanej zostaje orzeczona, kara porządkowa do 250.000 euro w stosunku do każdego przypadku naruszenia obowiązków o których mowa w pkt. 1, bądź też kara aresztu do sześciu miesięcy.

W pozostałym zakresie powództwo zostaje oddalone.

Koszty postępowania zostają wzajemnie zniesione między stronami.

STAN FAKTYCZNY

1. Powódka ad. 1 jest producentem zegarków, które na całym świecie sprzedawane są pod określeniem “ROLEX”. Zegarki są wykańczane przez Powódkę ad. 2. Zegarki mają umieszczone na cyferblacie oraz na zamknięciu bransoletki oznaczenie “ROLEX” oraz emblemat obrazkowy stylizowanej pięcio-zębnej korony. Zegarki te są wprowadzane do obrotu w różnych modelach: tj. “OYSTER", "OYSTER PERPETUAL", "DATEJUST", "LADY-DATE", "SUBMARINER", "SEA-DWELLER", "GMT­MASTER", "YACHT-MASTER", "ROLEX DAYTONA", "COSMOGRAPH" oraz "EXPLORER"

2. Powódka ad. 2 od 1913 r. jest uprawniona z tytułu znaku towarowego „ROLEX“ we wszystkich państwach, będących sygnatariuszami porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, Powódka ad. 1 jest uprawniona z tytułu poniższego znaku towarowego, składającego się z oznaczenia słownego „ROLEX” oraz emblematu obrazkowego pięcio-zębnej korony.

ROLEX [słowno-graficzny znak ROLEX]

3. Na rzecz Powódki ad. 1 zostały ponadto zarejestrowane w charakterze znaków towarowych wyżej wskazane oznaczenia modeli.

4. Pozwana prowadzi platformę internetową. Na podstawie obowiązujących ogólnych warunków umownych, organizuje ona między innym w internecie aukcje podmiotów trzecich, w przypadku których umożliwia ona prywatnym i zawodowym sprzedawcom oferowanie towarów w internecie oraz innym zainteresowanym dostęp do ofert wystawionych na licytacji. Podmiot który chce występować w ramach aukcji w charakterze licytującego lub sprzedawcy musi najpierw zarejestrować się u Pozwanej podając między innymi następujące dane: nazwę, nazwę używaną (login), hasło, adres, adres e-mail, połączenie bankowe. Za zezwoleniem, sprzedawca może umieścić w tak zwanym postępowaniu rejestracyjnym dane odnoszące się do licytowanego podmiotu, oferty minimalnej oraz ważności oferty. Zgodnie z ogólnymi warunkami umownymi Pozwanej, licytujący gwarantował Pozwanej oraz oferentom, że „ przedmiot .... nie narusza praw autorskich, praw z patentów, znaków towarowych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych praw chronionych.“

5. Między stronami spornym jest, czy oferta zamieszczana przez licytującego w rejestrze postępowań, była bezpośrednio publikowana na platformie licytacyjnej Poznawanej, czy też oferta najpierw była umieszczana w kolejce spraw Pozwanej, a następnie zostawała przez nią opracowana i dopiero potem upubliczniona w internecie.

6. Na cudzych aukcjach wystawionych na platformie Pozwanej, oferowane były różne zegarki oznaczone znakami towarowymi Powódek. Niektóre z nich stanowiły imitacje, co częściowo wynikało z treści ofert.

7. Powódki dostrzegają w sprzedaży fałszywych zegarków naruszenie przysługujących im praw ze znaków towarowych, za które również ponosi odpowiedzialność Pozwana. Technicznie możliwe było bowiem, jak również wnioskowane, uniemożliwienie korzystania z ofert naruszających prawa ze znaków towarowych.

8. Powódki wniosły pierwotnie przeciwko Pozwanej powództwo o zaniechanie oraz udzielenie informacji jak również zobowiązanie Poznawanej do naprawienia szkody.

9. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa. Podniosła ona, iż umożliwiła jedynie sprzedawcy porozumienie się natomiast oferty zostały automatycznie umieszczone w internecie, bez wiedzy Pozwanej.

10. Sąd Krajowy uwzględnił powództwo ograniczając roszczenie o zaniechanie do konkretnych form naruszania (LG Köln CR 2001, 417) Pozwana wniosła apelację przeciwko temu wyrokowi. Powódki złożyły apelację przyłączoną. Sąd odwoławczy, w związku z apelacją Pozwanej zmienił częściowo wyrok Sądu Krajowego oraz oddalił powództwo w związku z odrzuceniem apelacji przyłączonej (OLG Köln CR 2002, 50).

11. W związku ze skargą rewizyjną Pozwanej, Senat sądu uchylił rozstrzygnięcie sądu odwoławczego, w zakresie w którym powództwo zawierające roszczenie o zaniechanie zostało oddalone, a sprawa została zwrócona do ponownego rozpoznania przez sąd odwoławczy, celem wyjaśnienia, czy sprzedawca sfałszowanych zegarków ROLEX działał w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Senat odrzucił dalej idące środki prawne przeciwko oddaleniu wniosku o udzielenie informacji o stwierdzenie obowiązku naprawienia szkody (BGHZ 158, 236 Licytacja internetowa I).

12. W drugim postępowaniu odwoławczym, Powódki cofnęły powództwo, w zakresie w którym dotyczyło ono zakazania samej Pozwanej oferowania zegarów, wprowadzania ich do obrotu oraz reklamowania. Wnioskowały one nakazanie Pozwanej, pod groźbą zastosowania środków porządkowych.

w ramach prowadzonych przez siebie w internecie aukcji on-line, zaprzestania oferowania zegarków, które nie pochodzą od Powódek a które występują pod jedną z wyżej wskazanych marek (opisanych w stanie faktycznym) oraz zaprzestania umożliwiania, jak dalej przykładowo zaprezentowano, oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania (zaprezentowanych zostało dziewięć ofert licytacyjnych dla zegarków ROLEX z ceną minimalną pomiędzy 60 a 390 DM oraz wskazaniem na to, że oferty te dotyczą imitacji) oraz/lub zaprzestania umożliwiania sfinalizowania zakupów takich zegarów, do których doszło na aukcji on-line.

13. Sąd odwoławczy uwzględnił w przeważającej części zgłoszone w głównych wniosku żądania zaprzestania, wyłączają jedynie z zakazu jedną z dziewięciu zgłoszonych w ramach wniosku ofert licytacyjnych (OLG Köln GRUR-RR 2006, 50).

14. W ramach swojej skargi rewizyjnej (dopuszczonej przez senat sądu) Pozwana złożyła wniosek o oddalenie skargi. Powódki wnioskowały o odrzucenie skargi rewizyjnej i składając rewizję przyłączoną w stosunku do odrzuconego przez sąd odwoławczy wniosku o zaprzestanie.

15. Pomocniczo wnioskowały one o:

nakazanie Pozwanej, pod groźbą zastosowania środków porządkowych:

w ramach prowadzonych przez siebie aukcji on-line w internecie, zaprzestania umożliwiania podmiotom trzecim, oferowania zegarków, które nie pochodzą od Powódek a które występują pod jedną z wyżej wskazanych marek (opisanych w stanie faktycznym) oraz zaprzestania umożliwiania podmiotom trzecim, jak dalej przykładowo zaprezentowano, oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania (zaprezentowanych zostało dziewięć ofert licytacyjnych dla zegarków ROLEX z ceną minimalną pomiędzy 60 a 390 DM oraz wskazaniem na to, że oferty te dotyczą imitacji) jeżeli ze względu na dodatkowe okoliczności (np. powtarzające się czynności sprzedawcy, powtarzające się oferowanie podobnych, w szczególności nowych zegarków, częstych ocen transakcji zamieszczanych przez kupujących; przyrzeczenia gwarancji dla podróbek, naśladownictwa, replik; sprzedaży zegarków pod pseudonimem sprzedawcy “Designuhr" lub "Chronometer"; brakującego wyraźnego wskazania na prywatny charakter transakcji), rozpoznawalne jest, że oferta sprzedawcy zostaje złożona w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Pozwana wnioskowała o odrzucenie rewizji przyłączonej.

MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA

16. A Sąd odwoławczy potwierdził odpowiedzialność Poznawanej jako naruszycielki w związku z mającymi miejsce na prowadzonej przez nią internetowej platformie, naruszeniami przez sprzedawców znaków towarowych Powódek zgodnie z § 14 ust. 2 nr. 1 oraz nr. 2 Ustawy o znakach towarowych z wyjątkiem oferty sprzedaży zegarka, złożonej jako załącznik nr. 27. Rozstrzygnięcie to zostało w następujący sposób uzasadnione:

17. W ośmiu z dziewięciu aukcji podmiotów trzecich, których dotyczył wniosek o zaprzestanie, doszło do wypełnienia przez oferty licytacyjne przesłanek czynu z §14 ust. 2 ustawy o znakach towarowych. Sprzedawcy zegarków działali w ramach działalności gospodarczej. Pojęcie to powinno być rozumiane w sposób rozszerzający i obejmować każde działanie, które służy przyczynianiu się do własnego lub cudzego celu gospodarczego. W interesie skutecznej ochrony znaków towarowych, jest przyjęcie, że działaniem w obrocie gospodarczym jest oferowanie przez osoby nieokreślonej ilości towarów poza prywatnym zakresem. Te przesłanki miały miejsce w przypadku ofert zamieszczonych w internecie w celu uzyskania możliwie najwyższej ceny sprzedaży.

18. Z wyjątkiem jednej oferty, w przedstawionym stanie faktycznym, w ośmiu pozostałych ofertach licytacyjnych doszło do wypełnienia przesłanej naruszenia praw ze znaków towarowych, częściowo na podstawie § 14 ust. 2 nr. 1 ustawy o znakach towarowych, a w pozostałych przypadkach na podstawie § 14 ust. 2 nr. 2 ustawy o znakach towarowych. Skutkujące naruszeniem prawa ze znaków towarowych, wykorzystanie nie miało miejsca w przypadku oferty sprzedaży zegarka wystawionej przez sprzedawcę „M“, stanowiącej załącznik nr. 27, w tym zakresie wniosek o zaprzestanie nie znajduje uzasadnienia.

19. W przypadku naruszenia przez podmioty trzecie praw ze znaków towarowych Pozwana odpowiada jak naruszyciel. W związku z prowadzoną przez siebie platformą internetową, przyczyniła się do tego, iż doszło do naruszenia praw ze znaków towarowych podmiotów trzecich. W zakresie, w którym Pozwanej wskazane zostały jednoznaczne przykłady naruszenia prawa ze znaków towarowych, powinna była przedsięwziąć działania w celu uniemożliwienia dalszych naruszeń prawa. W przedmiotowej sprawie, nie doszło do tego.

20. B Skarga rewizyjna pozwanej oraz rewizja przyłączona Powódek tylko w części zasługują na uwzględnienie.

21. Powódki wniosły przeciwko Pozwanej, jako naruszycielce w związku z zamieszczonymi na platformie internetowej ofertami sfałszowanych zegarków ROLEX roszczenie o zaniechanie na podstawie § 14 ust. 2 nr 1 oraz ust. 5 ustawy o znakach towarowych w związku z § 1004 BGB, analogicznie jak w przypadku wniosku złożonego przez Powódki w postępowaniu rewizyjnym, ograniczone do konkretnych przypadków naruszenia praw ze znaków towarowych.

22. I Skarga rewizyjna Pozwanej:

23. 1. Wniesiony przez Powódki w postępowaniu odwoławczym w pierwszym rzędzie główny wniosek jest dopuszczalny (w tym przedmiocie pkt. B I 1 a); obejmuje on konkretne formy naruszenia (w tym przedmiocie pkt. B I 1 b). Główny wniosek, jak również wydany na jego podstawie przez sąd odwoławczy zakaz są jednak zbyt daleko idące. Możliwe ograniczenia wynikają z dopuszczalnego wniosku pomocniczego złożonego przez Powódki w instancji rewizyjnej. Ograniczenia te w swojej ogólnej formie nie są w sposób wystarczający określone. Obejmuje on jednocześnie konkretne formy naruszenia, które w wystarczającym stopniu zostały opisane we wniosku (B I 1 c).

24. a) w ramach skargi kasacyjnej, nieskutecznie było podnoszone iż główny wniosek i odnoszący się do niego cel zakazu orzeczony przez sąd odwoławczy nie są w wystarczający sposób określone.

25. Zgodnie z § 253 ust. 2 nr. 2 ZPO wniosek o zakazanie nie może zostać sformułowany do tego stopnia w sposób nieprecyzyjny, aby przedmiot i zakres wnioskowanego rozstrzygnięcia sądu nie były możliwe do określenia, aby z tego powodu Pozwany nie miał możliwości obrony natomiast określenie zakresu zakazu orzeczonego wobec Pozwanego zostało pozostawione w gestii sądu egzekucyjnego. (BGH, wyrok z dnia 4.10.2007 - I ZR 143/04, GRUR 2008, 84 Tz. 13 = WRP 2008, 98 - koszty wysyłki).

26. Zgodnie z celem wnioskowego w ramach głównego wniosku zakazu, Pozwanej powinno zostać zakazane, w ramach prowadzonych przez nią aukcji on-line, wprowadzanie do obrotu oraz reklamowanie zegarków, które nie pochodzą od Powódek, przy czym dla bliższej konkretyzacji przykładowo wskazane zostaną poszczególne oferty. Tego rodzaju wniosek określa żądany zakaz w sposób wystarczająco precyzyjny. To, że Powódki poprzez posłużenie się pojęciem “przykładowe” wskazały na poszczególne powtarzające się oferty, nie powoduje iż wniosek staje się nieokreślony. W tym celu wnioskowany zakaz powinien rozciągać się na podobne formy naruszenia (w zakresie niedopuszczalności takiego wniosku: BGH, wyrok z dnia 16 lipca 1998 - I ZR 6/96, GRUR 1999, 235, 238 = WRP 1999, 186 - Wheels Magazin). Wniosek o zakazanie powinien dużo większym zakresie wskazywać na konkretne formy naruszenia, dzięki którym przykładowo wskazany zostanie charakter zakazu.

27. Zgodnie z twierdzeniami skargi rewizyjnej, w zakresie w którym cele zakazu nie są w wystarczającym stopniu precyzyjne, aby wynikało z nich, że odpowiedzialność Pozwanej mogłaby odnosić się jedynie do tych ofert, z których treści lub opisu dla Pozwanej rozpoznawalne jest, że przedmiotem oferty są plagiaty, nie odnoszą się do warunku określoności a do zasięgu wniosku i związanego z nim celu zakazu (w tym zakresie B I 1 c oraz 4).

28. b) Dalsze zarzuty wniesione w skardze kasacyjnej odnoszą się przeciwko celowi zaniechania uzasadniając to tym, iż sformułowania “umożliwiać oferowanie, wprowadzanie do obrotu oraz reklamowanie” sprawiają nieprzypadkowe wrażenie, że Pozwana będzie musiała spowodować że podmioty trzecie nie będą podejmowały opisanych działań. Twierdzenia skargi kasacyjnej, podniosła ponadto, że wniosek o zaniechanie oraz cel zaniechania nie obejmują konkretnych form naruszenia i w związku z tym są nie uzasadnione. Ta sytuacja nie ma jednakże miejsca.

29. Zgodnie z twierdzeniami skargi kasacyjnej, spór pomiędzy stronami dotyczy tego, czy Poznawana może na prowadzonej przez siebie stronie internetowej, umożliwiać podmiotom trzecim, oferowanie przedmiotowych zegarków, wprowadzanie ich do obrotu oraz reklamowanie. W zakresie w którym brzmienie celu zakazu pozostawia jakikolwiek powód do wątpliwości, w sensie zarzucanym w skardze rewizyjnej, wątpliwości te wyjaśniają dalsze wywody Powódek, wskazujące na interpretację wniosku o zaniechanie i celu zaniechania. (por. BGHZ 152, 268, 274 - Dresdner Christstollene). Ponadto, bezspornym jest, że Powódki nie zarzucają Pozwanej jakoby namawiała podmioty trzecie do przedmiotowych działań, a udostępniała im przestrzeń handlową na oferty. W związku z tym, senat w pierwszym wyroku rewizyjnym nie uznał odpowiedzialności Pozwanej jako podżegacza. (por BGHZ 158, 236, 250 - Licytacja - internetowa I).

30. c) Główny wniosek zmierza jednak do wskazania charakteru form naruszenia pod dwoma względami.

31. aa) Senat już w pierwszym wyroku rewizyjnym orzekł, że odpowiedzialność pozwanej jako naruszycielki ma miejsce jedynie wtedy, gdy sprzedawca fałszywych zegarków ROLEX działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Ponadto, uzależnił on odpowiedzialność Pozwanej od tego, czy naruszenie praw ze znaków towarowych może być rozpoznane przy zachowaniu należytej staranności w ramach działań filtrujących oraz ewentualnej wyłącznej manualnej kontroli. To ograniczenie odpowiedzialności Pozwanej nie wynika wprost z wniosku Powódek o zaniechanie i orzeczonego przez sąd odwoławczy celu zakazu. Wniosek o zaniechanie oraz cel zakazu orzeczony przez sąd odwoławczy odą w związku z tym zbyt daleko.

32. bb) Idący jednak zbyt daleko wiosek o zaniechanie może zostać ograniczony do konkretnych form naruszeń. Konieczne w tym celu przeformułowanie wniosku jest zawarte zostało pomocniczo we wniosku o zaniechanie (por. BGH, wyrok z dnia 10.12.1998 - I ZR 141/96, GRUR 1999, 509, 512 = WRP 1999, 421 - Vorratslücken). Nie ma wątpliwości, co do takiego ograniczenia wobec Powódki popełnionych zaniechań.

33. (1) Jednakże, co do zasady nie dopuszczalna jest zmiana powództwa w postępowaniu rewizyjnym. Wyjątkowo, dopuszczalny może być zgłoszony pierwszy raz w postępowaniu rewizyjnym wniosek pomocniczy, jeżeli dotyczy on jedynie modyfikującego ograniczenia wniosku głównego i leżący u jego podstaw stan faktyczny jest uznany przez skład orzekający (BGHZ 104, 374, 383; BGH, wyrok z dnia 1.4.1998 - XII ZR 278/96, NJW 1998, 1857, 1860). W spornej sprawie, te kwestie wymagają rozstrzygnięcia.

34. (2) Zgodnie z wnioskiem pomocniczym, żądany zakaz powinien zostać ograniczony jedynie na przypadki, w których sprzedawca zegarków “ROLEX” w rozpoznawalny sposób działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

35. W swojej uogólnionej formie, wniosek pomocniczy nie jest w wystarczającym stopniu sprecyzowany. W związku z tym, że pomiędzy stronami spornym jest, po czym Pozwana powinna rozpoznać, że działanie sprzedawcy ma miejsce w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, Powódki powinny opisać te przesłanki w sposób wystarczająco konkretny, ze wskazaniem dodatkowo na konkretyzujące przykłady (BGHZ 172, 119 Tz. 50 - Licytacja internetowa II). Wskazane w tym celu przez Powódki we wniosku pomocniczym wskazówki, na podstawie których powinno możliwe być rozpoznanie, że sprzedawca działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, są ze swojej strony nie określone. Nie da się przyjąć wyraźnie, że Pozwana po stwierdzeniach typu “że powtarzających się występowań”, “powtarzających się ofert” “częstych ocen kupujących” czy “brakującego wyraźnego wskazania na prywatny charakter czynności”, powinna przyjąć, że sprzedawca działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

36. Wniosek pomocniczy zawiera bowiem jako wyłączenia konkretne występujące formy naruszenia (por. BGH, wyrok z dnia 2.10.2003 - I ZR 117/01, GRUR 2004, 247, 248 = WRP 2004, 337 - Krankenkassenzulassung; wyrok z dnia 11.12.2003 - I ZR 50/01, GRUR 2004, 605, 606 = WRP 2004, 735 - Dauertiefpreise). Powódki, w ramach wniosku pomocniczego, wskazały na oferty fałszywych zegarków ROLEX, w przypadku których sprzedawca wskazał na 26 i 75 ocen kupujących. Ze względu na częstsze oceny kupujących, w tych przypadkach działania każdorazowego sprzedawcy powinny być przez Pozwaną rozpoznane jako działania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

37. (3) We wniosku pomocniczym, nie ma mowy o dalszym ograniczaniu odpowiedzialności Pozwanej, jako naruszycielki do przypadków, w których naruszenie praw ze znaków towarowych może być rozpoznane przy zachowaniu należytej staranności w ramach przeszukiwania za pomocą filtru lub ewentualnej manualnej kontroli. To jednak nie szkodzi. Jak wynika z wyroku apelacyjnego wydanego przez senat w sprawie “Licytacja internetowa II (BGHZ 172, 119 Tz. 52), ograniczenie to wynika wyraźnie z uzasadnienia żądania zaprzestania i uzasadnienia rozstrzygnięcia, pomimo braku wyraźnego wyłączenia w ramach powództwa i celów zakazu (w tym zakresie B I 4 c).

38. 2. Czy Powódkom przysługuje roszczenie o zaniechanie, powinno być rozstrzygnięte na podstawie prawa obowiązującego w danym czasie. Senat w pierwszym wyroku rewizyjnym orzekł, że przywilej odpowiedzialności z §§ 8, 11 TDG 2001 w zakresie roszczeń o zaniechanie nie znajduje bezgranicznego zastosowania (BGHZ 158, 236, 246 ff. - Licytacja Internetowa I). Stan ten nie uległ zmianie, po wejściu w życie od dnia 1 marca 2007 r. przepisów ustawy Telemediengesetz (TMG) z dnia 26 lutego 2007 r (BGBl. I S. 179) (BGHZ 172, 119 Tz. 17 f. - Licytacja internetowa II)

39. 3. Sąd odwoławczy wyszedł z założenia, że na platformie internetowej Pozwanej umieszczane są oferty naruszające prawa ze znaków towarowych Powódek zgodnie z § 14 ust. 2 ustawy o znakach towarowych . To rozstrzygniecie wymagało to prawnego zbadania.

40. a) Sąd odwoławczy przyjął, że w przypadku ośmiu podanych przykładów, działania sprzedawcy miały miejsce w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Również sprzedaż przez osoby prywatne może w przypadku wystąpienia określonych przesłanek zostać uznana za działalność gospodarczą. Z takie założenia należy wyjść, w przypadku gdy towary poza zakresem prywatnym, nieokreślonej ilości osób będą oferowane. Nie należy bowiem wątpić, że sprzedawca działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jeżeli oferuje zegarki nie należące do jego prywatnych rzeczy, w ilości nie znanej i nie dającej się określić, w wyniku czego z uwagi na otwartość internetu, może dotrzeć do nieograniczonego kręgu osób, jak również uzyskać możliwie wysoką cenę sprzedaży.

41. b) Te wyjaśnienia nie mogą zostać przyjęte. Sąd odwoławczy nienależycie ocenił pojęcie działania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie można przyjmować, że sprzedaż w ramach działalności gospodarczej ma miejsce wtedy, gdy dany towar jest oferowany większemu kręgowi osób, nie można jej również utożsamiać z celem w postaci chęci uzyskania możliwie wysokiej ceny sprzedaży (por. BGHZ 172, 119 Tz. 23 - Licytacja internetowa II). Ponieważ także w przypadku oferty o charakterze prywatnym, celem jest osiągnięcie możliwie najwyższej ceny sprzedaży, dlatego każdy taki przypadek byłyby przyporządkowany obrotowi gospodarczemu, w którym osoba prywatna oferuje pojedynczy przedmiot pewnej nieograniczonej ilości osób do sprzedaży. Prowadziłoby to do bezgranicznego rozszerzenia czynności w ramach obrotu gospodarczego i obejmowało także sposób zachowania charakterystyczny dla działalności prywatnej.

42. c) Wyrok wydany w postępowaniu odwoławczym, pomijając tezy odnoszące się do działania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest poprawny z innych powodów (§ 561 ZPO).

43. aa) W ramach działalności gospodarczej, wykorzystywane jest oznaczenie, jeżeli korzystanie łączy się z działalnością komercyjną i nie ma miejsca w zakresie czynności prywatnych. W tym zakresie w celu zapewnienia ochrony znaków towarowych nie należy stawiać zbyt wysokich wymagań w stosunku do tej przesłanki. Działanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest zbliżone do sytuacji, w której sprzedawca oferuje w sposób powtarzający się nowe przedmioty tego samego rodzaju. Również w przypadku, gdy sprzedawca oferowane do sprzedaży produkty, krótko wcześniej nabył, działanie takie mieści się w ramach czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej (BGHZ 158, 236, 249 - Licytacja internetowa I) Fakt, że sprzedawca działa w sposób zawodowy, wskazuje również na działanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (BGHZ 172, 119 Tz. 23 - Licytacja internetowa II).

44. bb) Sąd odwoławczy nie poczynił żadnych ustaleń w zakresie tego, czy działania miały miejsce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie powoduje to jednakże konieczności zwrotu sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd odwoławczy, w związku z tym iż rozstrzygnięcie sądu z innych powodów powinno zostać uznane za prawidłowe. W tym zakresie senat (orzekający) sam może poczynić ustalenia, w związku z tym, że sprawa z uwagi na udowodniony stan faktyczny gotowa jest do wydania orzeczenia, a żadne dalsze ustalenia co do faktów nie są konieczne. (por. BGHZ 10, 350, 358; BGH, wyrok z dnia 12.12.1997 - V ZR 250/96, NJW 1998, 1219, 1220; MünchKomm.ZPO/Wenzel, 3. Aufl., § 563 Rdn. 21).

45. Zgodnie z udowodnionym stanem faktycznym, podmioty trzecie oferowały do sprzedaży na platformie Pozwanej zegarki ROLEX. Zgodnie z treścią ofert i okolicznościami towarzyszącymi w przypadku dwóch z ośmiu ocenianych przez sąd odwoławczy ofert, sprzedawca działał w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

46. Jednakże, co do zasady Powódki są zobowiązane udowodnić, że sprzedawca działał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. To zobowiązanie zostało w koniecznym zakresie wypełnione przez Powódki. Jak wyprowadził już senat w pierwszym wyroku rewizyjnym, na działalność gospodarczą wskazuje częste występowanie niektórych sprzedawców. Z pośród omawianych ofert internetowych dwie oferty wskazują na 26 i 75 ocen - tak więcej reakcję kupujących na wcześniejsze aukcje sprzedawców, co samo przez się przemawia za gospodarczym charakterem działalności. Powódki nie posiadają dalszej wiedzy, co do bliższych okoliczności. Nie mają one również możliwości bliższego zbadania stanu faktycznego, podczas gdy Pozwana bez dalszych wyjaśnień mogłaby takie ustalenia poczynić.

47. Zgodnie z przywołanymi w sentencji wyroku sądu krajowego i pierwszym wyroku apelacyjnym, ogólnymi warunkami korzystania Pozwanej, sprzedawca gwarantuje, że przedmioty wystawione na sprzedaż nie naruszają praw z tytułu znaków towarowych.

48. Zgodnie z sentencją wyroku sądu krajowego oraz ogólnymi warunkami umownymi Pozwanej, Sprzedawca oświadcza, że wystawione na sprzedaż produkty nie naruszają praw ze znaków towarowych. Pozwana, zgodnie z ogólnymi warunkami umownymi, jest uprawniona do przekazania podmiotom trzecim danych osobowych, jeżeli wymaga tego ochrona uprawnionych interesów podmiotów trzecich. Pod tymi warunkami, Pozwana w związku ze spoczywającym na niej pomocniczym ciężarze dowodowym (w tym zakresie wyrok BGH z dnia 26.10.2006 - I ZR 33/04, GRUR 2007, 247 Tz. 33 = WRP 2007, 303 - Regenwaldprojekt I; Urt. v. 13.9.2007 - I ZR 155/04, TranspR 2007, 466 Tz. 19), może przytoczyć fakty i dowody na okoliczność prowadzenia przez sprzedawcę działalności gospodarczej jeżeli pomimo 26 i 75 “ocen kupujących” nadal zaprzecza on temu faktowi. Pozwana nie przedstawiła konkretnych dowodów na okoliczność, że z powodów ochrony danych osobowych, nie jest ona w stanie przedstawić na tę okoliczność stosownych faktów. Odpowiedni dowód według tych kryteriów nie został przedstawiony w ponownie otwartym odwoławczym przewodzie sądowym, pomimo iż senat sądu już w pierwszym wyroku rewizyjnym wskazał na odpowiednie zobowiązanie procesowe Pozwanej. Bez przytoczenia faktów i dowodów, które wskazywałyby na prywatny charakter działania sprzedawcy, w spornym przypadku należy wyjść z założenia, że ma miejsce działanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dwóch branych pod uwagę sprzedawców tj. sprzedawców z 26 i 75 ocenami kupujących, z uwagi na to, że Powódki przedstawiły w tym zakresie wystarczające środki dowodowe.

49. cc) Sąd odwoławczy zgodnie ustalił, iż w przypadku dwóch ofert do których odnosił się cel zakazu, również dalsze przesłanki stanu faktycznego wskazują, że doszło do naruszenia praw ze znaków towarowych w rozumieniu § 14 ust. 2 ustawy o znakach towarowych. W przypadku omawianych ofert, sprzedawca, bez zgody Powódek wykorzystywał w sposób nie zgodny z prawem dla oznaczenia towarów znaki identyczne (ROLEX) do oznaczeń które korzystają zgodnie z pozwem z ochrony (§14 ust. 2 nr. 1 ustawy o znakach towarowych). Analogicznie w przypadku znaku towarowego “ROLEX” zawierającego emblemat graficzny pięcio zębną koronę. Prawa z tytułu słowno-graficznego znaku towarowego “ROLEX” należącego do Powódki ad. 1 zostały naruszone w przypadku drugiej z ofert objętych celem zakazu, dotyczącej imitacji ROLEX, poprzez wykorzystanie go w przedstawieniu zegarka.

50. 4. Bezskutecznie skarga rewizyjna powołuje się na to, że sąd odwoławczy potwierdził odpowiedzialność Pozwanej jako naruszycielki w związku z naruszeniem przedmiotowych znaków towarowych.

51. a) W przypadku naruszenia praw absolutnych, roszczenia o zaniechanie mogą zostać wniesione przeciwko każdemu, kto - nie będąc sprawcą lub uczestnikiem - w jakikolwiek sposób umyślnie i adekwatnie, przyczynił się do naruszenia praw absolutnych. (BGH, wyrok z dnia 18.10.2001 - I ZR 22/99, GRUR 2002, 618, 619 = WRP 2002, 532 - Meißner Dekor I). To, że odpowiedzialność naruszyciela nie może wykraczać ponad opłaty na rzecz osób trzecich, które same nie przyczyniły się do naruszającego prawo pokrzywdzenia, sytuuje zgodnie z orzecznictwem Senatu, odpowiedzialność naruszyciela jako odpowiedzialność w zakresie obowiązku nadzoru. Jej zakres określa się po tym, czy i w jakim stopniu można od, niego zgodnie z okolicznościami, wymagać czynności nadzorczych (BGHZ 158, 343, 350 - Schöner Wetten; BGH, wyrok z dnia 9.2.2006 - I ZR 124/03, GRUR 2006, 875 Tz. 32 = WRP 2006, 1109 - Rechtsanwalts-Ranglisten).

52. Zgodnie z wyrokiem senatu sądu z dnia 11 marca 2004 r. (BGHZ 158, 236 - Licytacja internetowa I), Pozwana musi po otrzymaniu wiarygodnej informacji o naruszeniu prawa, nie tylko uniemożliwić dostęp do tej konkretnej oferty. Musi ona ponadto, podjąć działania w takim celu aby nie dochodziło do kolejnych tego rodzaju naruszeń.

53. b) Sąd odwoławczy słusznie orzekł, że na platformie internetowej doszło w przeszłości do oczywistych naruszeń praw ze znaków towarowych podmiotów trzecich (por. pkt. BI3). Należy dalej wyjść z założenia, że zgodnie z informacją prasową z dnia 22 listopada 1999 r. Pozwanej znane są przypadki naruszenia praw ze znaków towarowych Powódki w przypadku przedmiotowych ofert i z tego powodu Pozwana powinna była przeciwdziałać dalszym naruszeniom. Odmiennie, skarga rewizyjna bez skutecznie powołuje się na argumentację, że z doniesienia prasowego z dnia 22 listopada 1999 r. nie można wywnioskować, że już wcześniej doszło do jednoznacznych naruszeń praw ze znaków towarowych Powódek. Z całokształtu wypowiedzi zawartych w doniesieniu prasowym, skład orzekający, mógł jednak wyciągnąć wniosek, że w przypadku aukcji na platformie internetowej Pozwanej oferowane były produkty naruszające prawa ze znaków towarowych Powódek oraz, że Pozwana była tego świadoma. Pozwana powinna była, przypadki znane z doniesienia prasowego potraktować jako przyczynę do poddania sprawdzeniu ofert zegarków ROLEX. Nie został udowodniony fakt, iż miały miejsce jednoznacznie rozpoznawalne naruszenia praw ze znaków towarowych, wskazanych w punkcie B I 3 które nie mogły zostać jednocześnie objęte, na co wskazała Pozwana w odpowiedzi na skargę rewizyjną. Przeciwnie nie wskazuje na to skarga rewizyjna.

54. c) Pozwana odpowiada jako naruszycielka jedynie wtedy, jeżeli nie podjęła stosownych środków kontrolnych, podczas gdy naruszenie obowiązku kontrolnego nie będzie miał miejsca w przypadku gdy nie dojdzie do naruszenia praw ze znaków towarowych, lub gdy naruszenie praw ze znaków towarowych nie będzie mogło zostać rozpoznane przy pomocy narzędzi filtrujących lub ewentualnej wyłącznej manualnej kontroli (por. BGHZ 172, 119 Tz. 47 und 52 - Licytacja internetowa II). Z tego powodu, Pozwanej nie przeszkadzało, podnosić w postępowaniu zwykłym, działanie sprzedawców z uwagi na określone okoliczności które nie wystąpiły jednocześnie, nie mieściło się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pomimo licznych ocen zamieszczonych przez kupujących lub że naruszenie praw ze znaków towarowych nie mogło być rozpoznane pomimo zastosowania narzędzi filtrujących i ewentualnej dodatkowej manualnej kontroli. Jeżeli mające miejsc naruszenia praw ze znaków towarowych nie są rozpoznawalne, pomimo podjęcia przez Pozwaną odpowiednich środków, nie ma miejsca karalne naruszenie obowiązku kontrolnego z uwagi na brak zawinienia (BGHZ 158, 236, 252 - Licytacja internetowa I; 172, 119 Tz. 47 - Licytacja internetowa II).

55. 5. Obowiązek kontroli obejmuje obok słownego znaku towarowego “ROLEX” oraz słowno-graficznego znaku “ROLEX” wraz z emblematem pięciozębnej korony, również inne wymienione w stanie faktycznym znaki towarowe Powódek.

56. W przypadku formułowania wniosku o zaniechanie, w ogólnym interesie daleko idącej ochrony prawnej jest dopuszczalność pewnych uogólnień, o ile w tej postaci charakterystyka konkretnych form naruszenia jest rozpoznawalna. Jest to spowodowane tym, iż działania naruszające uzasadniają niebezpieczeństwo powtórnych naruszeń nie tylko dla identycznych przypadków ale również dla wszystkich podobnych działań naruszających (por. BGHZ 126, 287, 295 - Rotes Kreuz; BGH, wyrok z dnia 9.9.2004 -I ZR 93/02, GRUR 2005, 443, 446 = WRP 2005, 485 - Ansprechen in der Öffentlichkeit II, m.w.N.; BGHZ 166, 253 Tz. 39 - Markenparfümverkäufe). Sąd odwoławczy słusznie przyjął istnienie niebezpieczeństwa naruszenia dalszych znaków towarowych Powódek. Naruszenie praw ochronnych Powódek uzasadnia niebezpieczeństwo popełnienia dalszych naruszeń praw ochronnych przysługujących Powódkom (por. BGHZ 166, 253 Tz. 40 - Markenparfümverkäufe) . W spornym przypadku niebezpieczeństwo popełnia czynów wynika z tego iż w przypadku dalszych znaków towarowych chodzi o oznaczenia innych modeli zegarków Powódek. Z dalszych, stwierdzonych przez sąd odwoławczy przypadków korzystania (ze znaków towarowych) wynika, że na aukcjach internetowych imitacji zegarków Powódek, na platformie Pozwanej, te znaki towarowe były częściowo również używane do określenia modeli. Naruszenie słownego znaku towarowego “ROLEX” i słowno-graficznego “ROLEX” z stylizacją pięciozęgbej korony uzasadnia dlatego również istnienie powtarzającego się niebezpieczeństwa naruszenia dalszych znaków towarowych Powódek wykorzystywanych do określenia modeli zegarków.

57. 6. Wbrew twierdzeniom rewizji, podnoszone w stosunku do Pozwanej roszczenie o zaniechanie ze względu na powtarzające się niebezpieczeństwo popełnia czynu, nie jest nie uzasadnione, w związku z tym iż używana przez Pozwaną platforma internetowa, zgodnie z jej zeznaniem została zablokowana. Nie występowanie warunku działania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której ma miejsce naruszenie praw ze znaków, nie powoduje braku powtarzającego się niebezpieczeństwa, dopóki naruszyciel nie usunie każdego prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia podobnych czynów. (BGH, wyrok z dnia 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 608 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel; wyrok. z dnia . 26.10.2000 - I ZR 180/98, GRUR 2001, 453, 455 = WRP 2001, 400 - TCM-Zentrum). W spornej sprawie nie ma dowodów świadczących o tym, że Pozwana wykluczyła prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia podobnych czynów.

58. II. Rewizja przyłączona Powódek

59. Rewizja przyłączona Powódek jest w części uzasadniona, w zakresie w którym Powódki dążą do orzeczenia zakazu konkretnych form naruszeń (w zakresie ograniczenia na konkretne formy naruszenia B I 1c bb).

60. 1 Sąd odwoławczy nie dopatrzył się w ofercie sprzedawcy “M” naruszenia praw ze znaków towarowych w znaczeniu § 14 ust. 2 nr. 1 ustawy o znakach towarowych. Przyjął, iż w przypadku tej oferty nie doszło do wykorzystania oznaczania “ROLEX” w charakterze znaku towarowego. Teza ta nie zasługuje na poparcie.

61. Naruszenie w rozumieniu § 14 ust. 2 nr. 1 ustawy o znakach towarowych ma miejsce przede wszystkim w przypadku, gdy oznaczenie jest wykorzystywane w charakterze znaku towarowego, kiedy jest ono wykorzystywane w ramach obrotu towarowego i służy odróżnieniu produktów jednego przedsiębiorcy od produktów innego przedsiębiorcy. Głównym celem znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentom wiedzy o pochodzeniu towaru i dotyczy tylko wykorzystania oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Funkcja znaku towarowego w postaci zagwarantowania ujawnienia pochodzenia towaru od danego przedsiębiorcy, będzie również naruszona w przypadku - jak ma to miejsce w przedmiotowym sporze - w przypadku wykorzystania znaków towarowych do określenia sfałszowanych produktów, tj. będzie użyte dla towarów, które nie pochodzą od uprawnionego z tytułu znaków towarowych lub które pod jego odpowiedzialność zostały wyprodukowane. W tym przypadku nie stanowi różnicy, czy sfałszowanie produktów będzie identyfikowalne, czy też ukryte (por. również Trybunał Sprawiedliwości WE, wyrok z dnia 12.11.2002 - C- 206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 57 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club). Prawidłowo rewizja przyłączona wskazuje na to, że oferta dotyczy imitacji zegarka “ROLEX” opatrzonej znakami towarowymi Powódek. W tym przypadku nie chodzi o to, czy tytuł oferty “rzadka imitacja (zegarka-dodane JK) ROLEX”sam w sobie stanowi wykorzystanie w charakterze znaku towarowego.

62. W tym przypadku doszło również do wypełnienia dalszych przesłanek naruszenia praw ze znaku towarowego w rozumieniu § 14 ust. 2 nr. 1 ustawy o znakach towarowych. Wymagało to wyłącznie ustalenia senatu z uwagi na stwierdzony stan faktyczny.

63. Powódki przedstawiły działanie sprzedawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z wydrukiem internetowym, przedmiotowy sprzedawca wskazuje na 59 zamieszczonych ocen kupujących. Jest to wystarczające udowodnienia przez Powódki spełnienia przesłanki działania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym zakresie B I 3 a) Pomocniczo brak przeciwnych twierdzeń Pozwanej.

64. Na spornej stronie internetowej wykorzystywane dla oznaczenia towarów znaki towarowe identyczne z oznaczeniami należącymi do Powódek i które korzystają z ochrony (§ 14 ust. 2 Nr. 1 ustawy o ochronie znaków towarowych).

65. Pozwana odpowiada jak naruszyciel za naruszenie praw ze znaków towarowych. W tym zakresie znajdują zastosowanie odpowiednio twierdzenia zawarte w skardze kasacyjnej (powyżej pkt. B I 4).

66. C. Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów zgodnie z § 92 ust. 1 § 97 ust. 1, § 269 ust. 3 ZPO.

Bornkamm Büscher Schaffert

Bergmann Koch

Wcześniejsze instancje:

LG Köln, orzeczenie z dnia 31 października 2000 - 33 O 251/00 -OLG Köln, orzeczenie z dnia 18.03.2005 - 6 U 12/01 -

Glosa